Vermeidung von Patentverletzungen bei Wiederaufarbeitung gebrauchter Produkte (Remanufacturing)

 A. Einleitung

Die Entwicklungen der letzten Jahre in der Remanufacturing-Industrie auf der einen Seite und die Entwicklungen in der Patentanmeldestrategie vieler produzierender Unternehmen auf der anderen, machen eines besonders deutlich: Beide befinden sich im Wachstum. Während die Wiederaufbereitung von technischen Produkten Gegenstand einer wachsenden Branche ist, lassen gleichzeitig immer mehr Unternehmen ihre Produkte durch technische Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster schützen.

Falls die Rechteinhaber nicht zugleich selbst als wiederaufbereitende Unternehmen am Markt auftreten, nimmt das rechtliche Konfliktpotenzial dadurch unweigerlich zu. Während die Rechteinhaber daran interessiert sind, ihre patentrechtlich geschützten Produkte „neu“ zu verkaufen, verfolgen „Remanufacturer“ das Ziel, dieselben Produkte „wiederaufgearbeitet“ - und damit „so gut wie neu“ - auf den Markt zu bringen.

Ein besonderes Problem stellen dabei Fälle dar, bei denen Teile aus unterschiedlichen funktionslos gewordenen Produkten derart miteinander kombiniert werden, dass am Ende des Wiederaufarbeitungsprozesses erneut ein funktionsfähiges Produkt vorliegt, welches als qualitativ gleichwertig angeboten wird und damit in direkte Konkurrenz zu Produkten des Originalherstellers (OEM) tritt.

Nicht überraschend wehren sich die Hersteller hiergegen unter anderem durch patent- oder auch urheberrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzklagen. Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung kann für Remanufacturer auch das Risiko einer Besichtigung der Produktionsstätten durch ihre Wettbewerber bestehen.

Dieser Beitrag gibt einen Überblick zur patentrechtlichen Einordnung des Spannungsverhältnisses zwischen Patentschutz und Remanufacturing. Dabei ist es für Unternehmen der Remanufacturing-Industrie wichtig zu wissen, dass es kein europäisches Patentrecht im engeren Sinne gibt. Dies bedeutet, dass die rechtliche Beurteilung eines Wiederaufarbeitungsprozesses innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) unter Umständen von Land zu Land unterschiedlich ausfallen kann. Um hier Rechtssicherheit zu erhalten, sollten Remanufacturer das von ihnen wiederaufzuarbeitende Produkt jedenfalls in den für sie wichtigsten lokalen Märkten daraufhin bewerten lassen, ob womöglich eine Patentverletzung droht. Hier ist ein detaillierter Informationsaustausch zwischen dem Unternehmen und den Beratern über die Art und Weise der Wiederaufbereitung des Produkts essentiell.

B. Der Erschöpfungsgrundsatz als Grundlage der rechtlichen Bewertung

Ausgangspunkt der Frage nach der patentrechtlichen Zulässigkeit von Remanufacturing ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Wird ein patentrechtlich geschütztes Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten im EWR in Verkehr gebracht, erschöpfen die patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte an diesem konkreten Gegenstand. Der Erschöpfungsgrundsatz ist somit immer streng objektbezogen anzuwenden. In der Rechtsfolge kann die Allgemeinheit frei über diesen Gegenstand verfügen und ihn bestimmungsgemäß benutzen. Zu diesem zulässigen bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört vom Grundsatz her auch die Reparatur des Gegenstandes.

Die Grenze dieses bestimmungsgemäßen Gebrauchs ist jedoch die „Neuherstellung“ des Gegenstandes, weil das (Neu-) Herstellungsrecht immer beim Patentinhaber liegt. Die Remanufacturing-Branche hat somit auf genau dieser patentrechtlichen Grenze ihr Geschäftsfeld etabliert. Sie muss sich immer die Frage stellen, ob mit dem Wiederaufarbeitungsprozess die „Identität“ des bereits in Verkehr gebrachten Gegenstandes noch gewahrt bleibt. Was ist dabei noch „zulässiger bestimmungsgemäßer Gebrauch“ und wann kommt dies einer „unzulässigen Neuherstellung“ gleich?

Bereits die Begriffe „Identität“, „Gleichkommen“, „bestimmungsgemäßer Gebrauch“ und „Neuherstellung“ machen deutlich, dass diese Abgrenzungsfrage hochgradig wertungsabhängig ist und meist immer von dem jeweiligen Einzelfall abhängt (vgl. hierzu detailliert Reisner, Die Erschöpfung im Patentrecht, 2017, S. 395 ff.). Um die Patent-Compliance im Unternehmen in diesem Zusammenhang sicherzustellen, sollte in komplexeren Fällen eine anwaltliche und technische / patentanwaltliche Beratung erfolgen, um den Wiederaufarbeitungsprozess möglichst risikoarm zu gestalten.

Neben dieser Wertungsfrage, die der Remanufacturer gegen den Patentinhaber für sich entscheiden muss, obliegt ihm zudem die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Erschöpfungseintritts. Streng genommen muss er für jedes einzelne (!) patentgeschützte Produkt, welches er wiederaufarbeitet, darlegen und beweisen können, dass es mit der Zustimmung des Patentinhabers im EWR in Verkehr gebracht wurde. Produktkennzeichnungen wie zum Beispiel eine CE-Kennzeichnung können hierfür wichtige Indizien liefern, sind jedoch nicht unwiderleglich. Zudem kann es insbesondere bei einem Inverkehrbringen durch Dritte (z.B. Dritthersteller mit Lizenz des Patentinhabers) zu weiteren Beweisproblemen kommen.

C. Ist die Identität noch gewahrt? – Bestimmungsgemäßer Gebrauch vs. Neuherstellung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat inzwischen in insgesamt fünf wegweisenden Entscheidungen eine Art „Prüfungsgerüst“ definiert, um diese schwierige Abgrenzungsfrage rechtlich zu handhaben. Die Instanzgerichte, also die Landgerichte (LG) und Oberlandesgerichte (OLG), folgen dem BGH weitestgehend. Die derzeit noch aktuellste höchstrichterliche Entscheidung des BGH in diesem Zusammenhang ist die Entscheidung Trommeleinheit (BGH, Urt. v. 24. Okt. 2017 - X ZR 55/16). Noch lange sind jedoch nicht alle Fallkonstellationen rechtssicher abgedeckt, was zu Unsicherheiten in der Praxis führt.

Der BGH entscheidet die Abgrenzungsfrage auf einer ersten Stufe danach, ob die sogenannte Verkehrsauffassung die Handlung (also den Wiederaufarbeitungsprozess) als bestimmungsgemäßen Gebrauch oder als Neuherstellung einordnet; vorausgesetzt, dass das im Patent geschützte Erzeugnis mit den am Markt erhältlichen Gegenständen deckungsgleich ist.

Gelangt diese Verkehrsauffassung zu dem Ergebnis, dass die Handlung einer Neuherstellung gleichkommt, weil die Maßnahme die normale Lebensdauer des Produkts verlängert, ist die Prüfung nach derzeitiger Rechtslage bereits an diesem Punkt in den allermeisten Fällen beendet - die Wiederaufarbeitung droht als Patentverletzung bewertet zu werden. Remanufacturing-Unternehmen sind demnach gut beraten, wenn sie mit professioneller Hilfe einzuschätzen versuchen, wie der Verkehr ihre Aufarbeitungsprozesse bewerten würde. Gerade in dieser Branche liegt es fast schon in der Natur der Sache, dass der patentrechtlich - und damit technisch - nicht versierte Laie die professionelle Wiederaufarbeitung eines Produkts eher als „Neuherstellung“ des ursprünglichen Produkts bewerten würde.

Auch die Anknüpfung der Rechtsprechung an die „natürliche Lebensdauer“ passt für den Bereich des Remanufacturing nicht wirklich, weil es - stark vereinfacht dargestellt - der Wiederaufarbeitung eines technischen Produkts gewissermaßen immanent ist, dass dessen „natürliche Lebensdauer“ zugleich verlängert wird. Dies sorgt für weitere Rechtsunsicherheit (hierzu ebenso mehr Reisner, Die Erschöpfung im Patentrecht, 2017, S. 406 ff.).

Wird die Wiederaufarbeitung dagegen als übliche Erhaltungsmaßnahme eingeordnet, weil während der natürlichen Lebensdauer des Produkts mit solchen Maßnahmen üblicherweise gerechnet wird, liegt in der Regel ein bestimmungsgemäßer Gebrauch vor.

Das bedeutet jedoch noch nicht, dass die Wiederaufarbeitung dann nicht als Patentverletzung gewertet werden müsste. Es ist nun auf einer zweiten Prüfungsstufe vielmehr zu fragen, ob der Verkehr mit seiner Auffassung „falsch“ liegt, weil die Handlung tatsächlich so weit geht, dass der wesentliche Erfindungsgedanke, der in dem Patent offenbart ist, erneut verwirklicht wird. Der eigentliche bestimmungsgemäße Gebrauch kann also im Einzelfall aufgrund einer Interessenabwägung doch eine (patentrechtlich unzulässige) Neuherstellung darstellen. Die Interessenabwägung bestimmt, ob durch den Wiederaufbereitungsprozess die technischen oder wirtschaftlichen Vorteile der Erfindung erneut verwirklicht werden. Anders gefragt: Spiegeln sich in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung wider?

Gerade diese Frage stellt die „patentrechtliche Kernprüfung“ dar. Insbesondere hier sind derzeit noch viele Detailfragen offen, insbesondere die der Abgrenzung zu einem bloß funktionalen Zusammenwirken verschiedener in den Patentansprüchen genannter Gegenstände (vgl. hierzu auch Reisner, GRUR 2020, 345). Was ist der „Clou“ der Erfindung? Und spielt das auszutauschende Teil bei diesem „Clou“ eine entscheidende (neue) Rolle oder ist das Teil ein bloßes passives Objekt? Sollten wiederaufarbeitende Unternehmen keine eigene Patentabteilung besitzen, sollten für diese Beurteilung in jedem Fall externe Experten eingeschaltet werden.

Falls sich bereits auf der ersten Prüfungsebene keine sinnvolle Verkehrsauffassung ermitteln lässt, weil das geschützte Erzeugnis als solches nicht am Markt erhältlich ist, muss nach aktueller Rechtslage die dargestellte „patentrechtliche Kernprüfung“ direkt durchgeführt werden.

D. Besondere Fallgruppe: Der Zusammenbau aus unterschiedlichen Gegenständen

Die eingangs bereits erwähnte für die Remanufacturing-Branche äußerst relevante Fallgruppe der Zusammensetzung eines Gegenstandes aus mehreren verschiedenen, zuvor in Verkehr gebrachten Gegenständen, ist zuletzt in den 50er Jahren detailliert vom BGH thematisiert worden. Das Datum der derzeit noch aktuellsten Entscheidung des BGH aus dem Bereich der Abgrenzung eines bestimmungsgemäßen Gebrauchs von einer Neuherstellung (BGH, Urt. v. 24. Okt. 2017 - X ZR 55/16 – Trommeleinheit) macht schon deutlich, dass es bei dieser für die Remanufacturing-Branche besonders wichtigen Fallgruppe an sich dringend einer neuen Grundsatzentscheidung bedürfte. Bisher lässt eine solche Entscheidung aber auf sich warten. Ausführungen des BGH in der mündlichen Verhandlung zum Fall Trommeleinheit lassen jedoch zumindest darauf hoffen, dass es auch an dieser Stelle zu einer Ergänzung der alten Entscheidungen kommen könnte (Graf Ballestrem/Richly, GRUR 2018, 262 (264)).

Bis es soweit ist, steht die Remanufacturing-Industrie vor der rechtlichen Herausforderung, die für die Erschöpfungsfrage - in den Fällen der Zusammensetzung aus unterschiedlichen Produkten streng genommen - nicht mehr gegebene Wahrung der Identität der zuvor in Verkehr gebrachten Produkte mit überzeugenden Argumenten zu überwinden. Unseres Erachtens können solche Argumente vorrangig in der in der jeweiligen Patentschrift offenbarten technischen Lehre gefunden werden. Eine Bewertung des konkreten Einzelfalls wird hier in aller Regel unumgänglich sein.

E. Fazit

Die patentrechtliche Zulässigkeit des Remanufacturing hängt immer von den Umständen des Einzelfalls ab. Sollte das wiederaufzuarbeitende Produkt in den Schutzbereich von in Kraft stehenden technischen Schutzrechten fallen, hängt die weitere Bewertung davon ab, inwieweit die Wiederaufbereitung einen bestimmungsgemäßen Gebrauch des bereits zuvor in Verkehr gebrachten Produkts darstellt oder ob sie wertungsmäßig bereits einer Neuherstellung gleichkommt. Im letzteren Fall muss das Remanufacturing als patentrechtlich unzulässig gelten. Die oben skizzierten Prüfungsschritte machen jedoch deutlich, dass diese Wertung im Einzelfall von Faktoren abhängt, die im Detail sehr umstritten sein können (Verkehrsauffassung, Produktidentität, Lebensdauer, Widerspiegelung der technischen Wirkungen des Patents, usw.).

Bislang ebenso noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit der Patentinhaber (häufig der OEM selbst) bei der ersten Veräußerung einen vertraglichen Gestaltungsspielraum besitzt, um ein späteres Remanufacturing seiner Produkte einzuschränken. Der Erschöpfungsgrundsatz steht dabei im Zentrum der Bewertung. Vergleichbare Gesichtspunkte können sich zudem bei der Wartung patentrechtlich geschützter Maschinen und Anlagen ergeben, wobei hier häufig zusätzliche Aspekte des patentrechtlichen Verfahrensschutzes und der Vertragsauslegung relevant werden.

Aufgrund der dargestellten Komplexität ist eine gemeinsame Abstimmung zwischen der Produktionsabteilung und - falls vorhanden - der Patentabteilung unumgänglich. Bei umfangreicheren Maßnahmen sollte in jedem Fall externer Rat eingeholt werden. Nur durch eine solche Bewertung im konkreten Einzelfall kann das Risiko einer Patentverletzung reduziert werden.