OLG Düsseldorf - Patentrechtliche Neuherstellung bei Filterkartuschen für Wasserfilter

Mit Urteil vom 25. Februar 2021 hat das OLG Düsseldorf darüber entschieden, ob ein Drittanbieter von Filterkartuschen dazu berechtigt ist, seine Produkte anzubieten und zu liefern, wenn diese - unter anderem - in Wasserfilter eines bekannten, deutschen Herstellers von Wasserfilter-Systemen eingesetzt werden können. Im Ergebnis hat das OLG Düsseldorf den Beklagten den Vertrieb der angegriffenen Filterkartuschen untersagt, soweit diese nicht mit einem ausdrücklichen und unübersehbaren Warnhinweis versehen sind (OLG Düsseldorf, Urt. v. 25. Februar 2021 - 15 U 1/20). Eine Berechtigung der Abnehmer aufgrund der Erschöpfung von Patentrechten wurde verneint.

Hintergrund

Konkret ging es um die Verletzung von Patentrechten der Klägerin. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten. Vereinfacht dargestellt besteht die geschützte Vorrichtung aus einer Filterkartusche und einem Einlauftrichter mit einer Aufnahmeöffnung, in welche die Filterkartusche von oben einsteckbar ist. Im vorliegenden Rechtsstreit machte die Klägerin eine Kombination aus mehreren Patentansprüchen geltend.

Gemäß dem Hauptanspruch weist der Einlauftrichter unterhalb der Aufnahmeöffnung mindestens ein erstes Fixiermittel auf und die Filterkartusche verfügt ihrerseits über mindestens ein zweites Fixiermittel. Das zweite Fixiermittel (an der Filterkartusche) wirkt anspruchsgemäß beim Einstecken der Filterkartusche in die Aufnahmeöffnung mit dem ersten Fixiermittel (am Einlauftrichter) zusammen, so dass die Fixiermittel die Position der Filterkartusche definieren. Wie diese Positionsfestlegung im Einzelnen erfolgen soll, lässt der Hauptanspruch des Klagepatents offen. Er bestimmt lediglich das Ergebnis („so dass“), schreibt hierfür aber keinen konkreten Weg vor (das „Wie“ der Positionsfestlegung).

Das „Wie“ der Positionsfestlegung und die damit einhergehende Ausgestaltung der Fixiermittel wird dagegen - was im Einzelnen streitig war - in einer möglichen Ausführungsform der Vorrichtungserfindung nach den geltend gemachten Unteransprüchen beschrieben. Diese Anspruchskombination sieht eine erste und eine zweite Einstülpung vor. Die „erste Einstülpung“ (am Einlauftrichter) besitzt einen Hohlraum-Wulst, während die „zweite Einstülpung“ (an der Filterkartusche) einen Dorn besitzt.

Weiter bildet nach dem Hauptanspruch mindestens das (am Einlauftrichter vorgesehene) erste Fixiermittel eine Drosseleinrichtung, um die von der Filterkartusche vorgegebene Strömungsmenge zu reduzieren.

Materiell-rechtlicher Schwerpunkt der Entscheidung ist der sogenannte patentrechtliche Erschöpfungsgrundsatz. Wird ein patentrechtlich geschütztes Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten im EWR in Verkehr gebracht, erschöpfen grundsätzlich die patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte an diesem konkreten Gegenstand. In der Rechtsfolge kann die Allgemeinheit frei über diesen Gegenstand verfügen und ihn bestimmungsgemäß benutzen. Zu diesem zulässigen bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören nach gefestigter Rechtsprechung auch übliche Erhaltungsmaßnahmen sowie die Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit dieses Gegenstandes. Die Grenze dieses bestimmungsgemäßen Gebrauchs ist jedoch die „Neuherstellung“ des in Verkehr gebrachten Gegenstandes, weil das (Neu-) Herstellungsrecht immer beim Patentinhaber liegt. Für die Abgrenzung eines zulässigen bestimmungsgemäßen Gebrauchs von einer unzulässigen Neuherstellung ist gemäß dem Bundesgerichtshof (BGH) maßgeblich, ob die „Identität“ des bereits in Verkehr gebrachten Gegenstandes durch die jeweilige Maßnahme noch gewahrt bleibt (= Erschöpfungseinwand zu bejahen) oder ob die Maßnahme der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommt (= Erschöpfungseinwand zu verneinen). Die derzeit aktuellste Entscheidung des BGH in diesem Zusammenhang ist die Entscheidung Trommeleinheit (BGH, Urt. v. 24. Oktober 2017 - X ZR 55/16). Noch lange sind jedoch nicht alle Rechtsfragen geklärt.

Mit einer dieser noch offenen Rechtsfragen hat sich das OLG Düsseldorf in der vorliegenden Entscheidung befasst: Was ist der technische und zugleich rechtliche Anknüpfungspunkt für die erwähnte Abgrenzungsfrage, wenn der Kläger seine Ansprüche auf eine Anspruchskombination aus Haupt- und Unteransprüchen stützt, die technischen Wirkungen der Erfindung gemäß der Unteransprüche dabei jedoch (zum Teil) „weiter“ gefasst sind als die des Hauptanspruchs?

Das LG Düsseldorf hat die Klage bereits in erster Instanz weitestgehend für begründet gehalten und sah in dem Angebot der Filterkartuschen eine patentverletzende Neuherstellung (LG Düsseldorf, Urt. v. 6. Dezember 2019 - 4b O 57/18). Lediglich dem von der Klägerin eingeforderten Schlechthinverbot erteilte das Gericht eine Absage und tenorierte einen Warnhinweis. Mit der vorliegenden Entscheidung hat das OLG Düsseldorf die Berufung der Beklagten im Ergebnis weitestgehend zurückgewiesen. Eine Revision zum BGH hat das OLG Düsseldorf nicht zugelassen.

Das Urteil des OLG Düsseldorf

Bevor das Gericht zum materiell-rechtlichen Schwerpunkt der Angelegenheit, dem Erschöpfungseinwand der Beklagten, Stellung nimmt, legt es das Klagepatent und dessen Anspruchsmerkmale zunächst detailliert aus.

Teil dieser gerichtlichen Merkmalsauslegung ist zum einen die Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Merkmalen des Hauptanspruchs sowie den Merkmalen der Unteransprüche. Das Gericht erläutert, dass die „erste Einstülpung“ mit Hohlraum-Wulst (gemäß der Unteransprüche) das „erste Fixiermittel“ gemäß Hauptanspruch konkretisiere, während die „zweite Einstülpung“ mit einem Dorn (gemäß der Unteransprüche) das „zweite Fixiermittel“ im Sinne des Hauptanspruchs konkretisiere. Zusammengefasst geht es für das Gericht darum, dass die Filterkartusche durch ein Zusammenwirken von „Dorn“ und „Wulst“ an ihre vorgesehene Position komme. Laut Patentbeschreibung geschehe dies mühelos und ohne ein Verkanten. Zum anderen bezeichnet das Gericht das Vorsehen einer Drosseleinrichtung als den „Kern der Erfindung“. Im Gegensatz zum Stand der Technik müssten dadurch nicht mehr verschiedene Filterkartuschen zur Verfügung gestellt werden, es reiche vielmehr ein Typ von Filterkartusche. Die Strömungsmenge werde dabei durch die Wahl des entsprechenden Einlauftrichters eingestellt. Das Patent setze zudem nicht voraus, dass die Drosseleinrichtung ausschließlich durch das erste Fixiermittel (am Einlauftrichter) gebildet werde. Vielmehr könne sie auch durch ein Zusammenwirken von erstem und zweitem Fixiermittel gebildet werden, was sich bereits aus dem Wortlaut ergebe, wonach „mindestens“ das erste Fixiermittel die Drosseleinrichtung bilde.

Unter Zugrundelegung dieser Merkmalsauslegung handele es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG (i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Die Filterkartuschen würden mit (bestimmten) Einlauftrichtern der Wasserfilter der Klägerin bei der Verwirklichung des Erfindungsgedankens der Anspruchskombination funktional zusammenwirken. Sie könnten jeweils so in die Einlauftrichter eingesteckt werden, dass eine Vorrichtung entstehe, die sämtliche Merkmale der geltend gemachten Ansprüche verwirkliche.

Die Abnehmer der Beklagten seien auch nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt. Der entsprechende Erschöpfungseinwand der Beklagten greife nicht. Der Austausch verbrauchter Filterkartuschen durch die angegriffenen Ausführungsformen komme einer unzulässigen patentrechtlichen Neuherstellung gleich. Für die Frage der Identitätswahrung gehe der Verkehr zwar zunächst davon aus, die einmal mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebrachten Wasserfilter mehrfach mit neuen Kartuschen (unzweifelhaft Verbrauchsartikel) benutzen zu können, weshalb grundsätzlich von einem bestimmungsgemäßen Gebrauch auszugehen sei. Das Gericht prüft jedoch weiter, ob ausnahmsweise deshalb eine Neuherstellung vorliegt, weil sich gerade in den ausgetauschten Kartuschen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln. Dies sei dann der Fall, wenn entweder (i) das Teil selbst wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens verkörpere, weil es aufgrund seiner Sacheigenschaften oder Funktionsweise für die erfindungsgemäßen Vorteile (mit-) verantwortlich sei, oder (ii) gerade an oder in dem Austauschteil die erfindungsgemäßen Vorteile verwirklicht werden, z.B. durch Beeinflussung der Funktionsweise oder der Lebensdauer des Austauschteils. Dies sei (alleine) anhand des Inhalts der Patentschrift zu beurteilen. Alleine der Umstand, dass das Austauschteil als solches im Stand der Technik bekannt ist, führe nicht dazu, dass eine Widerspiegelung der technischen Wirkungen der Erfindung in dem Teil nicht möglich sei.

Der BGH-Entscheidung Trommeleinheit (BGH, Urt. v. 24. Oktober 2017 - X ZR 55/16) folgend sei maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Frage der Erschöpfung - und somit auch die Widerspiegelung technischer Wirkungen der Erfindung - immer der geltend gemachte Anspruch. Vorliegend sei dies eine Kombination aus Hauptanspruch und Unteransprüchen. Grundsätzlich nicht erforderlich sei, dass es sich bei dieser kombinierten Lehre um dieselbe technische Wirkung handele, welche die Erfindung nach dem Hauptanspruch ausmache. Ausgehend davon komme es nicht darauf an, dass der Kern der Erfindung darin liege, dass das erste Fixiermittel zwecks Reduzierung der Strömungsmenge die patentgemäße Drosseleinrichtung bilden solle. Vielmehr lehre die Anspruchskombination eine bestimmte Ausgestaltung des ersten Fixiermittels (= erste Einstülpung des Einlauftrichters mit Hohlraum-Wulst) sowie des zweiten Fixiermittels (= zweite Einstülpung der Filterkartusche mit Dorn), wodurch die Kartusche sicher und ohne Verkanten in ihre (End-) Position geführt werde. Zugleich würden die beiden Fixiermittel in dieser Position dann zusammen die Drosseleinrichtung bilden. Da die Filterkartusche durch ihre Einstülpung mit Dorn - und damit aufgrund ihrer besonderen Sacheigenschaften - für den patentgemäßen Vorteil der Verhinderung eines Verkantens mitverantwortlich sei, verkörpere sie selbst wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens und sei nicht bloß passives Objekt der Positionierung bzw. Fixierung. Entsprechendes gelte für die verbesserte Drosselung.

Bewertung und Anmerkung für die Praxis

Der Entscheidung ist im Ergebnis zuzustimmen. Sie stärkt das Vertrauen der Praxis in die durchaus komplexe Rechtsprechung des BGH in diesem Zusammenhang. Das Gericht wendet das entwickelte „Prüfungsgerüst“ zur Abgrenzung eines zulässigen bestimmungsgemäßen Gebrauchs von einer unzulässigen Neuherstellung konsequent an. Anzumerken ist insbesondere, dass das Gericht zutreffend die beiden Alternativen herausarbeitet und anwendet, die von der Rechtsprechung für die Frage angeführt werden, ob sich in einem Austauschteil die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, wodurch ausnahmsweise eine Neuherstellung vorliegen kann. Anders als die Beklagte in der Berufungsbegründung zu argumentieren scheint, handelt es sich hierbei um zwei gleichrangige Alternativen und nicht um kausal aufeinander aufbauende Stufen.

Zudem führt das Gericht die Rechtsprechung des BGH zutreffend weiter fort, wonach der Anknüpfungspunkt für die Frage der Erschöpfung die geltend gemachten Patentansprüche sind. Dies muss auch dann gelten, wenn eine Anspruchskombination aus Haupt- und Unteransprüchen Gegenstand des Verfahrens ist. Soweit das Gericht dabei davon spricht, dass es sich bei der kombinierten Lehre mit den Unteransprüchen nicht um dieselbe technische Wirkung handeln müsse, welche die Erfindung nach dem Hauptanspruch ausmache, dürfte dies in der Praxis jedoch nur so zu verstehen sein, dass es sich „nicht ausschließlich“ oder „nicht vollständig“ um dieselbe technische Wirkung handeln muss. „Echte“ Unteransprüche stellen nämlich nur rückbezogene abhängige Ansprüche dar. Nach § 9 Abs. 4 PatV sind (alleine) im Hauptanspruch die wesentlichen Merkmale der durch das Patent geschützten Erfindung anzugeben. Unteransprüche beziehen sich dagegen nur auf besondere Ausführungsarten dieser Erfindung (§ 9 Abs. 6 S. 1 PatV).

Noch interessanter wäre der Fall gewesen, wenn die Klägerin nur den Hauptanspruch geltend gemacht hätte. Das Gericht hätte in diesem Fall nicht anders entscheiden dürfen, da die Drosseleinrichtung - worauf auch zu Recht hingewiesen wird - (nur) „mindestens“ durch das erste Fixiermittel gebildet wird. Auch bei diesem Merkmal, dem Kern der Erfindung, trägt die Filterkartusche aufgrund ihrer besonderen Sacheigenschaften zum erfindungsgemäßen Vorteil bei und würde insofern wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens verkörpern. Hierfür sprechen auch die - eher kumulativ zu verstehenden - Ausführungen des Gerichts („Ebenso ist nicht dargetan, dass […] eine an der Filterkartusche vorgesehene Einstülpung […] mit einem Wulst eine Drosseleinrichtung bilden könnte […]. […] Es kann vor diesem Hintergrund nicht die Rede davon sein, dass die Filterkartusche bloßes Objekt einer verbesserten Drosselung und Fixierung ist […].“) Die Anpassung der Kartusche mit Dorn auf den Einlauftrichter mit Hohlraum-Wulst und deren Anordnung zueinander wäre in diesem Fall vor allem für das funktionale Zusammenwirken bei dem „Mittel“ i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG relevant geworden. Insbesondere bei der Abgrenzung dieses Tatbestandsmerkmals einer mittelbaren Patentverletzung von dem Einwand der Erschöpfung im Rahmen des Merkmals der „Berechtigung der Abnehmer“ bedarf es in der Rechtsprechung noch einer gewissen „Feinjustierung“. Auch im vorliegenden Urteil ist dies nicht trennscharf (genug) gelungen. Es kommt nach wie vor zu Überschneidungen, die rechtlich durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.