EuGH konkretisiert Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus standardessentiellen Patenten

Ist der Inhaber eines standardessentiellen Patents zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet, so hängt die Dursetzbarkeit von Unterlassungsansprüchen gegen einen Verletzer dieses Patents von den Verhandlungen zwischen Inhaber und Verletzer ab. (EuGH, Urteil v. 16. Juli 2015 – C-170/13).

Der Sachverhalt

Der chinesische Konzern Huawei ist Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) zum LTE Standard und hatte sich dazu verpflichtet, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) zu erteilen.

In dem vom EuGH entschiedenen Vorlageverfahren zugrunde liegenden Fall klagte Huawei gegen das Unternehmen ZTE vor dem LG Düsseldorf u.a. auf Unterlassung einer Patentverletzung und Schadenersatz daraus. Die Verletzung des SEP durch ZTE war dabei unstreitig; Kern des Verfahrens und auch der Vorlagefrage an den EuGH war ob Huawei durch die Klage seine aus dem Patent folgende marktbeherrschende Stellung missbraucht, weil ZTE vorab erklärt hatte, eine Lizenz an dem SEP erwerben zu wollen.

Die Entscheidung

In seinem Urteil stellte der EuGH konkrete Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, damit sich die Patentverletzungsklage nicht als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt.

• Der Inhaber des SEP hat den Patentverletzer auf die Verletzung hinzuweisen und dabei das betreffende Patent zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt wurde.
• Falls der Verletzer Interesse am Abschluss eines Lizenzvertrages erklärt, hat der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen (inkl. Lizenzgebühr und die Art ihrer Berechnung) zu unterbreiten.
• Der Verletzer hat auf das Angebot „mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten üblichen geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren“, Verzögerungstaktiken sind zu unterlassen.
• Nimmt der Verletzer das Angebot nicht an, so muss er dem Patentinhaber „innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot“ machen, das wiederum ebenfalls den FRAND-Bedingungen entspricht.
• Lehnt der Inhaber des SEP Patents das Gegenangebot des Verletzers ab, so hat der Verletzer ab diesem Zeitpunkt, „angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten“. Der EuGH nennt als Beispiele eine Bankgarantie oder die Hinterlegung der erforderlichen Beträge.

Hinweise für die Praxis

Mit der Entscheidung des EuGH wurden die Anforderungen an das Verhalten des Patentverletzers im Vergleich zu der bis dato in Deutschland maßgebenden BGH-Entscheidung („Orange Book Standard“) gesenkt. Gleichzeitig hat der EuGH aber klargestellt, dass die Verhandlungsbereitschaft des Verletzers für sich genommen noch nicht ausreicht, um eine Patentverletzungsklage zu verhindern.
Anders als bei der Orange-Book Entscheidung des BGH obliegt es nunmehr dem Patentinhaber, das erste Angebot zu machen. Das ist begrüßenswert, denn dieser kann regelmäßig besser einschätzen, welches Angebot den FRAND-Bedingungen entspricht.

Die vom BGH festgestellte Verpflichtung des Patentverletzers zur Benutzungsabrechnung und Sicherheitsleistung wurde grundsätzlich bestätigt, wobei die Sicherheit erst zu einem späteren Zeitpunkt der Gespräche und nicht zwingend als Hinterlegung erfolgen muss.

Allerdings bleiben auch nach der Entscheidung des EuGH bezüglich des konkreten Verhandlungsprozesses weiterhin einige Fragen unbeantwortet.

Unklar ist etwa, auf welcher Grundlage die zu leistende Sicherheit zu bemessen ist. Ist das (gegebenenfalls unfaire) Angebot des SEP-Inhabers maßgeblich, oder das (vielleicht zu niedrig angesetzte) Gegenangebot? Während nach der Orange-Book-Entscheidung der SEP-Verletzer verpflichtet war, den auf Grundlage seines Angebots zu schließenden Lizenzvertrag bereits vor Vertragsschluss zu erfüllen, stehen nach den Grundsätzen des EuGH möglicherweise zwei verschiedene Angebote im Raum. Weiterhin nicht geklärt bleibt auch wie im Falle unterschiedlicher Auffassungen der Parteien darüber, welche Art der Lizenzierung (z. B. Bündelung mehrerer Patente, Stücklizenz, umsatzabhängige Lizenz, etc.) den FRAND-Bedingungen entspricht, zu verfahren ist. Wenigstens hat das Urteil des EuGH klargestellt, dass bei der Berechnung der vom Verletzer zu leistenden Sicherheit nicht nur zukünftige, sondern auch vergangene Benutzungshandlungen einfließen müssen.

Im Ergebnis führt die Entscheidung zu einer begrüßenswerten Harmonisierung der meist länderübergreifend geführten SEP-Verletzungsverfahren und schafft eine gewisse Klarheit, auch wenn das konkrete Ergebnis zukünftiger Verfahren nach wie vor eine Frage des Einzelfalls sein wird.