BGH äußert sich erstmals zu FRAND-Vorgaben des EuGH

Der Bundesgerichtshof konkretisiert mit seiner jüngsten Entscheidung zu standardessentiellen Patenten die vom EuGH entwickelten Vorgaben im Rahmen der FRAND-Kriterien und hebt damit die Entscheidung des OLG Düsseldorf in der Vorinstanz auf (BGH, Urt. v. 5. Mai 2020, Az. K ZR 36/17).

Hintergrund

Die Parteien Haier und Sisvel streiten seit inzwischen sechs Jahren über die Verletzung eines standardessentiellen Mobilfunk-Patents. Sisvel sah seine Patentrechte aus einem standardessentiellen Patent verletzt und verklagte Haier vor dem Landgericht Düsseldorf auf Unterlassung. Haier verteidigte sich gegen den Verletzungsvorwurf unter anderem mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.

Bereits im Jahr 2015 hat der EuGH in seiner wegweisenden Entscheidung zu Huawai ./. ZTE (EuGH, Urt. v. 16. Juli 2015, Az. C-170/13) vorgegeben, wie sich Parteien im Rahmen von Lizenzverhandlungen um die Benutzung eines standardessentiellen Patents zu verhalten haben. Dabei stellte der EuGH bekanntlich klar, dass beide Parteien gleichermaßen für den Abschluss einer FRAND-Lizenz verantwortlich seien: Zunächst habe der SEP-Inhaber den vermeintlichen Benutzer des Patents auf die angebliche Rechtsverletzung hinzuweisen, woraufhin dieser seine Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen zu erklären habe. Schließlich müsse der SEP-Inhaber dem Benutzer des Patents ein Lizenzangebot unter Angabe der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr unterbreiten, auf das dieser sodann gemäß den im jeweiligen Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und Grundsätzen nach Treu und Glauben zu reagieren habe.

Die vom EuGH entwickelten Vorgaben wurden von den Instanzgerichten seither allerdings sehr unterschiedlich gehandhabt. Der vorliegende Fall bot dem BGH nunmehr erstmalig die Möglichkeit, sich zu der EuGH-Rechtsprechung zu äußern und die Anwendung der FRAND-Kriterien in Deutschland zu vereinheitlichen.

Zur Entscheidung

Der BGH kippt mit seiner Entscheidung das Berufungsurteil des OLG Düsseldorf (Urt. v. 13. Januar 2016, Az. 15 U 66/15) und bestätigt im Ergebnis faktisch das Urteil des LG Düsseldorf als Ausgangsinstanz (Urt. v. 3. November 2015, Az. 4a O 93/14) zugunsten der Klägerin Sisvel.

Während das LG Düsseldorf bereits erstinstanzlich zugunsten der Klägerin entschieden hatte, verneinte das OLG Düsseldorf die Ansprüche von Sisvel, da Haiers kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand durchgreife. Sisvel habe Haier zwar ein Angebot unterbreitet. Dieses sei aber nicht „FRAND“, also nicht fair, vernünftig und diskriminierungsfrei gewesen. Das Gericht bemängelte, dass Sisvel seine Lizenznehmer ungleich behandele. Das Angebot an Haier unterscheide sich maßgeblich von den Lizenzbedingungen, die Sisvel einem anderen Lizenznehmer, einem chinesischen Staatsunternehmen, gewährt habe, da die Konditionen hier deutlich besser gewesen seien. Ein Angebot sei laut dem OLG Düsseldorf nur dann „nicht-diskriminierend“, wenn es den Lizenzsucher im Vergleich zu anderen Lizenznehmern entweder gleich behandele oder wenn es im Falle einer Ungleichbehandlung triftige sachliche Gründe dafür gebe. Eine solch sachliche Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung erkannte das OLG Düsseldorf nicht.

Anders als das LG Düsseldorf entschied das OLG Düsseldorf, dass Haier infolge des „diskriminierenden“ Angebots keine weiteren Reaktionspflichten treffen. Erst (und nur dann), wenn der Patentinhaber seinen Verpflichtungen als marktbeherrschendes Unternehmen (vollständig) nachgekommen sei, würden die Pflichten des Patentverletzers (und potentiellen Lizenznehmers) ausgelöst. An dessen Lizenzbereitschaftserklärung seien hingegen keine hohen Anforderungen zu stellen.

Gegen diese Beurteilung sprach sich nun der BGH aus. Ein (diskriminierender) Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Sisvel liege nicht vor. Haier habe sich nämlich nicht wie ein williger Lizenzsuchender einer FRAND-Lizenz verhalten. Auch unter Berücksichtigung der EuGH-Vorgaben sei ein rechtzeitiges und möglichst konkretes Angebot des potentiellen Lizenznehmers erforderlich gewesen. Die Vorgaben des EuGH im Fall Huawai ./. ZTE dürften nicht zu einer schematischen Formalisierung des Verhandlungsprozesses führen. So sei es nicht entscheidend, welche Partei das FRAND-konforme Angebot mache, das schließlich zu einem Lizenzvertrag führe. Vielmehr müssten beide Parteien im Rahmen der Vertragsverhandlungen agieren und reagieren, also miteinander kooperieren, und einen erkennbaren Willen zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages zeigen. Alleine seine Lizenzbereitschaft zu erklären, genüge im Rahmen der Lizenzverhandlungen insofern nicht. Dem Inhalt der Lizenzbereitschaftserklärung des potentiellen Lizenznehmers misst der BGH daher eine höhere Bedeutung bei als das Berufungsgericht. Es müsse der ausdrückliche Wille zum Ausdruck kommen, eine FRAND-Lizenz abschließen zu wollen, gleichgültig wie schmerzhaft deren Bedingungen für den Lizenznehmer wären. Einen solch umfänglichen Willen zum Lizenzvertragsabschluss habe Haier zu keinem Zeitpunkt geäußert.

Auch sei das Angebot von Sisvel nicht diskriminierend gewesen. Der von Haier eingewandte günstigere Lizenzvertrag sei maßgeblich von der Autorität des chinesischen Staates beeinflusst worden. In diesem Umstand (staatlicher Druck) sei eine sachliche Rechtfertigung der Ungleichbehandlung zu sehen.

Entsprechend konnte der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand durch Haier nicht durchgreifen.

Praktische Anmerkung

Das Urteil hat für die Parteien selbst nur eine geringe wirtschaftliche Relevanz. Das dem Streit zugrundeliegende Patent ist inzwischen durch Zeitablauf erloschen. Das Urteil bietet aber neue Anhaltspunkte für Akteure, die im Bereich von standardisierter Technologie mit FRAND-Lizenzen zu tun haben. Zumindest langfristig dürfte das Urteil zu einer Vereinheitlichung der Rechtsprechung in Deutschland beitragen.

Die schriftlichen Entscheidungsgründe werden in den kommenden Wochen erwartet. Schon jetzt steht jedoch fest, dass das Urteil zu einer Verschärfung der Anforderungen führt, die bislang an potentielle Lizenznehmer standartessentieller Patente gestellt wurden.