Il risarcimento del danno da violazione di segreti commerciali

In caso di violazione di segreti commerciali, il legittimo titolare ha diritto al risarcimento del danno subito, che deve essere liquidato ai sensi dell'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), il quale prevede, inter alia, la possibilità di ricorrere ad una valutazione equitativa del danno e di richiedere la retroversione degli utili maturati dal contraffattore.

Cosa sono i segreti commerciali?

Il CPI riconosce una forma di tutela a determinate informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali a prescindere dal fatto che le stesse costituiscano oggetto di registrazioni o presentino i requisiti per essere brevettate. 

Tra queste conoscenze possono rientrare le informazioni di carattere tecnico (come formule o procedimenti industriali) o commerciale (come le tecniche di marketing, le liste della clientela, le politiche di prezzi e sconti) e le conoscenze sviluppate per produrre un bene, attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, purché, ai sensi dell'art. 98 CPI:

• siano segrete, nel senso che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 
• abbiano un valore economico in quanto segrete;
• siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (es. NDA, presidi organizzativi).

Quale tutela viene accordata al titolare dei segreti commerciali?

Se le conoscenze presentano tutti e tre i requisiti sopramenzionati, le stesse possono essere oggetto di un diritto di esclusiva di titolarità del legittimo detentore, il quale può "vietare a terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo" (art. 99 CPI), con conseguente diritto di richiedere i danni subiti. 

Danno emergente e lucro cessante

Il risarcimento del danno da violazione di segreti commerciali deve comprendere la perdita subita (ossia il danno emergente) e il mancato guadagno (ossia il lucro cessante) ed è liquidato tenendo conto di "tutti gli aspetti pertinenti", tra cui rientrano senz'altro "le conseguenze negative" patite dal "titolare del diritto leso", ma altresì "i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato dal titolare del diritto dalla violazione" (art. 125 CPI).

Ai fini del danno emergente, si dovranno tenere in considerazione tutte le spese che siano conseguenza diretta della contraffazione, quali:

• i costi sostenuti dal titolare per acquisire le prove della violazione e tutelare i propri diritti (e.g. le spese sostenute per accertare e provare giudizialmente la contraffazione; i costi di consulenza legale e tecnica); 
• i costi sostenuti dal titolare per lanciare una determinata iniziativa poi vanificata dall'attività illecita (e.g. investimenti pubblicitari);
• i costi necessari per riparare gli effetti della violazione (e.g. sviluppare le campagne pubblicitarie volte a ripristinare le quote di mercato del danneggiato); 
• la perdita di valore dell'avviamento commerciale della società titolare del diritto e la perdita di valore del diritto violato.
   

Per quel che concerne, invece, il lucro cessante, si dovrà tenere conto del guadagno che il titolare avrebbe ottenuto a seguito dell'esclusivo sfruttamento del proprio diritto di privativa,  così risultando la quantificazione del lucro cessante spesso complessa, richiedendo, infatti di ipotizzare, in un giudizio controfattuale, quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione.

La valutazione equitativa del danno e il criterio del prezzo del consenso

Tuttavia, il Giudice, in caso di impossibilità o di difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, sulla base dell'art. 125 CPI, può addivenire ad una liquidazione equitativa del danno, fermo restando l'onere del titolare del diritto di fare tutto il possibile per provare il danno non solo nell'an, ma anche nel quantum, pur potendo fornire al Giudice anche semplici elementi indiziari (o, quantomeno, le linee guida cui attenersi); parimenti, il Giudice può liquidare il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni da essi ricavabili. 

In tal caso, opera come criterio di valutazione equitativa semplificata del lucro cessante il ricorso al criterio del giusto prezzo del consenso o della "giusta royalty" (o "royalty virtuale"), vale a dire il compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa. 

Tuttavia, tale criterio segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, costituendo un importo minimo aumentabile a discrezione del giudice di merito, il quale ritiene sovente equa una congrua maggiorazione (in termini almeno di raddoppio) dell'importo della royalty ricavabile dall'analisi del mercato di riferimento.

La retroversione degli utili

In alternativa al risarcimento del lucro cessante, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione (o retroversione) degli utili realizzati dall'autore della violazione. La richiesta di retroversione degli utili deve essere, però, formulata in alternativa al risarcimento del lucro cessante ed è ammissibile nella misura in cui gli utili realizzati dal contraffattore eccedano tale risarcimento.

Conclusioni

La sottrazione e/o divulgazione di segreti commerciali può determinare un risarcimento danni, laddove, però, le informazioni abbiano i requisiti previsti dall'articolo 98 CPI. 

È, pertanto, importante che i titolari dei segreti commerciali - e, quindi, le aziende - individuino gli asset da tutelare, adottino misure idonee a mantenere riservate le informazioni aziendali (tra cui procedure interne in materia di sicurezza fisica e informatica delle stesse), nonché, stante spesso la difficoltà nel determinare il danno subito prevedano nei contratti e negli accordi di riservatezza l'applicazione di penali, quali predeterminazione del danno, facendo salva sempre la possibilità di poter chiedere il maggior danno.