Codice della proprietà industriale: approvate misure di rafforzamento della protezione, semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

Il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale

Il Capo I del DDL è dedicato al rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale.
In particolare, con l'art. 1 del DDL, riformando e ampliando il divieto di cui all'art. 14 CPI, si è esclusa espressamente la registrazione di marchi che possono risultare evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, conferendo così alle stesse la medesima protezione prevista per le altre tipologie di marchio.

Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere

Inoltre, l'art. 2, rubricato "Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere", inserisce nel CPI un nuovo articolo 34-bis prevedendo la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La previsione permette quindi di far risalire la protezione giuridica di disegni e modelli alla data della loro esposizione, come oggi analogamente previsto dall'art. 18 CPI per i marchi.

Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di Università e enti di ricerca

Un importante cambiamento riguarda, poi, la disciplina prevista per le invenzioni realizzate nell’ambito di Università ed enti di ricerca per le quali il DDL stabilisce che i diritti nascenti dalle stesse spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest'ultimo di esserne riconosciuto come autore. La previsione si configura come un netto cambiamento di rotta rispetto alla disciplina attualmente vigente, in base alla quale il diritto di brevettare le invenzioni realizzate da dipendenti di Università e enti pubblici di ricerca viene sempre attribuito ai dipendenti medesimi, destinando poi all'ente di appartenenza solo una quota percentuale dei proventi di sfruttamento delle invenzioni.  
L'attuale versione dell'art. 65 CPI è stata quindi ribaltata, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. 
In merito occorre specificare che, ai fini dell'individuazione del titolare dell'invenzione industriale, assume rilevanza il rapporto di lavoro intercorrente tra l'inventore e l'università o ente pubblico di ricerca e la sua finalità. Infatti, i diritti nascenti dall'invenzione competono alla struttura di appartenenza solo nel caso in cui l'attività inventiva rientri nelle mansioni contrattuali e l'invenzione sia quindi compiuta nell'esecuzione di un contratto di lavoro o nell'ambito di una convenzione.

Uffici di trasferimento tecnologico

Nell'ambito del nuovo ruolo conferito alla ricerca universitaria, si inserisce l'art. 4 DDL che introduce l'art. 65-bis, rubricato "Uffici di trasferimento tecnologico", prevedendo che le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possano dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili, anche in forma associativa nell’ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

Brevetti utili per la difesa dello Stato

L’art. 6 DDL, ultimo del Capo I, modifica l’art. 198 CPI in materia di procedure di segretazione militare, abbreviando il termine attualmente previsto di novanta giorni in sessanta per la formazione del silenzio-assenso in merito all'istanza per la concessione di autorizzazione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese. 

La semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

Il Capo II del DDL riguarda, come anticipato, la semplificazione amministrativa e delle procedure volta ad incentivare un percorso di digitalizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). 
Al fine di garantire una maggiore stabilità e continuità, l'art. 7 DDL modifica la durata in carica della Commissione dei ricorsi estendendola da due a quattro anni. 
L’art. 8 DDL riduce i termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi da quaranta giorni a trenta giorni accelerando, quindi, i tempi dei giudizi. 

Efficacia diretta dell'iscrizione nel registro dei brevetti europei

L’art. 9 DDL introduce l'efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti relativi a una domanda o un brevetto europeo e la soppressione della trascrizione presso l’UIBM, novellando l’art. 139 co. 5 CPI nel senso che segue: “Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o, in mancanza, siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei” volendo evitare, in questo modo, inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi per gli utenti.

Deposito telematico e estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri

Con l’art. 10 DDL si modifica l'art. 147 CPI eliminando l'obbligo per le camere di commercio di trasmettere all'UIBM la documentazione cartacea depositata presso le stesse. Inoltre, si estende la possibilità di utilizzare il sistema di deposito telematico dell'UIBM, affermando il principio per cui l'accesso è in ogni caso consentito agli utenti purché sia accertata l'identità digitale degli stessi non essendo necessario, quindi, che siano in possesso di una firma digitale.
Di particolare rilevanza è l'estensione prevista per l'impiego dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri, attuata mediante il riconoscimento della possibilità di utilizzare, ai fini della rivendicazione della priorità, il riferimento a codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'UIBM può direttamente verificare il contenuto. In questo modo, si configura un'importante alternativa al deposito della copia dei documenti eliminando, inoltre, l'ostacolo che oggi non permette all'Italia di aderire al servizio di Digital Act Service che consente lo scambio sicuro di documenti tra gli uffici di proprietà intellettuale che vi aderiscono.

Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale e tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 

Inoltre, la disciplina vigente di cui all'art. 170 CPI prevede, in merito all'esame dei requisiti nell'ambito della procedura di registrazione di nuova varietà vegetale, che il Ministero delle politiche agricole e forestali  si debba avvalere della Commissione a carattere consuntivo per formulare il proprio parere vincolante. Il DDL con l'art. 12 snellisce e semplifica la suddetta procedura tramite la soppressione della Commissione.
Un'ulteriore novità riguarda la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di cui all'art. 170 CPI. La disciplina è stata, infatti, modificata prevedendo come autorità competente, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti dalla legge 21 dicembre 1999, n.526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Proroga dei termini nei procedimenti presso l'UIBM e presentazione dell'istanza di reintegrazione

L’art. 14 DDL al fine di eliminare eventuali incertezze e dubbi in merito alla scadenza dei termini oggetto di proroga nell’ambito dei procedimenti presso l’UIBM, modifica l’art. 191 co. 2 CPI come segue: “Salvo diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.”
L'art. 15 DDL ha modificato il termine previsto per la proposizione della reintegrazione, che consente in determinati casi la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale quando il richiedente non abbia potuto osservare  un  termine  nei  confronti dell'UIBM, stabilendo che entro un anno, e non più due mesi, dalla data di scadenza del termine non osservato deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea.
L'ultimo articolo del Capo II snellisce la commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce il periodo obbligatorio di tirocinio.

Coordinamento e adeguamento

Infine, tra le modifiche e novità più importanti contenute nel Capo III del DDL, c'è, in tema di coordinamento ed adeguamento, la previsione di cui all'art. 17 DDL in base alla quale, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio valuta la novità del brevetto, sono incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia.

Individuazione del termine finale di durata del brevetto

Per garantire una maggiore certezza e per risolvere il dubbio interpretativo segnalato in merito anche dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, si è chiarito che, al fine di precisare il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, è incluso nello stesso l'ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda. 
Con l'art. 20 DDL si è intesa garantire l'attuazione di una tutela più celere nell'ambito degli eventi fieristici, la disposizione abroga infatti la previsione per cui, in caso di contraffazione compiuta su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine possano procedere solo ad un verbale di mera descrizione dei prodotti sospetti senza poter eseguire il sequestro degli stessi.

Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione 

Inoltre, si è potenziato il sistema della pubblicità degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale di cui all'art. 138 CPI ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi. Sono stati aggiunti, rispetto a quanto già previsto, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia e le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale.

Brevettazione alternativa

L'art. 22 DDL modifica l'art. 170 CPI nell'ambito dell'esame della regolarità formale delle domande nei casi di brevettazione alternativa. La nuova formulazione prevede che, quando una domanda di brevetto per invenzione industriale sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca risultante dall'esame della domanda di brevetto per invenzione industriale devono essere estesi al brevetto per modello di utilità in quanto, trattandosi di documentazione agli atti dell'Ufficio, non può essere ignorata dallo stesso ai fini dell'esame. 

Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione

Cambia anche l'art. 178 CPI "Esame dell'opposizione e decisioni" dove l'art. 23 DDL prevede, al fine di razionalizzare maggiormente il procedimento, una più precisa articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione per tener conto di tutte le frequenti ipotesi in cui sarebbe opportuno posticipare l'invio della prima comunicazione alle parti da cui decorre il termine per poter trovare un eventuale accordo tra le stesse.
È, infatti, ragionevole differire l'invio della comunicazione nei casi in cui ci sia un'istanza di limitazione di marchio contestata che potrebbe condurre celermente alla risoluzione del procedimento per cessata materia del contendere o se sussiste un'ipotesi di sospensione data, ad esempio, dalla pendenza della procedura di registrazione della domanda di marchio preesistente alla base dell'opposizione. In quest'ultima ipotesi, infatti, è ragionevole conoscere l'esito dell'esame della domanda affinché le parti si possano muovere con una maggiore certezza nell'ambito dell'opposizione.

Nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia

L'art. 24 introduce, modificando l'art. 184-bis CPI, la possibilità di agire in via amministrativa per ottenere l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia.

Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza

L'art. 25 disciplina un'ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, scandendole sulla falsariga del procedimento di opposizione, sostituendo i primi 3 commi dell'art. 184 quater come segue: "1. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. 2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell’istanza di decadenza o di nullità. 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione."

Sempre in tema di decadenza e di nullità, si è aggiunta tra le ipotesi di estinzione del relativo procedimento quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in questo caso cessata la materia del contendere. 

Digitalizzazione e interventi futuri

Le modifiche introdotte sono il risultato di un’intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti volte a perseguire gli obiettivi di rafforzamento e digitalizzazione sottesi all'intervento normativo.
In tal senso, è da segnalarsi che l'art. 29, al fine di potenziare la digitalizzazione, semplificazione e l'efficienza delle procedure davanti all'UIBM, prevede un successivo intervento di modifica da realizzarsi con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

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