Abolito il "Professor Privilege": nuove linee guida sui contratti tra enti di ricerca e soggetti finanziatori

Con decreto del 26 settembre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato le Linee guida che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali nei casi di attività di ricerca commissionata tra le strutture di ricerca ed i soggetti finanziatori dell’attività di ricerca stessa ("Linee Guida").

Con le Linee Guida il Ministero ha voluto orientare le parti, pur nel rispetto della loro libertà negoziale, nella negoziazione dei contratti di ricerca, cercando di effettuare un bilanciamento degli interessi tra quello dell’Ente, che generalmente è di avere visibilità e di dimostrare la capacità di generazione di proprietà industriale, e quello del soggetto finanziatore, che è di sfruttare i risultati dell'attività di ricerca commissionata.

Le fattispecie contrattuali di ricerca  

A seconda dell'intensità dell'attività di ricerca commissionata le Linee Guida individuano tre fattispecie contrattuali: 

1. i contratti aventi ad oggetto attività di servizio;
2. i contratti aventi ad oggetto attività di sviluppo;
3. i contratti aventi ad oggetto attività di ricerca innovativa.
    

Attività di servizio 

I contratti aventi ad oggetto attività di servizio vengono intesi dalle Linee Guida come quei contratti nell'ambito dei quali il soggetto finanziatore chiede all’Ente la realizzazione di un’attività standard, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie. In tali contratti di solito viene enfatizzato il ruolo di cliente del soggetto finanziatore nei confronti del fornitore (Ente) dei servizi richiesti.

Nel contesto di tale tipologia contrattuale, i risultati attesi sono di solito rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta, pertanto, in questi casi, un eccezione.
 

Attività di sviluppo

I contratti aventi ad oggetto attività di sviluppo vengono, invece, intesi dalle Linee Guida come quei contratti che hanno ad oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o di applicazioni già in fase di sviluppo presso lo stesso soggetto finanziatore, che normalmente dispone di proprie conoscenze pregresse e talvolta anche già protette da forme di privativa industriale.

In questi casi un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale è un risultato possibile che può essere correlato all’innovazione preesistente del soggetto finanziatore ovvero rappresentare un trovato autonomo.
 

Attività di ricerca innovativa

I contratti aventi ad oggetto attività di ricerca innovativa vengono, invece, intesi dalle Linee Guida come quei contratti che hanno ad oggetto progetti con una marcata propensione all’innovazione (quali, ricerche di un nuovo prodotto, di una nuova soluzione tecnica o di un nuovo uso di un prodotto e/o applicazione del soggetto finanziatore). In tali casi il contributo di innovazione dell’Ente è particolarmente rilevante ed il risultato di un nuovo trovato industriale rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca commissionata. 

Elementi necessari del contratto  

Dopo aver analizzato le diverse fattispecie dei contratti di ricerca, le Linee Guida indicano quali sono gli elementi che devono necessariamente essere presenti nei contratti di ricerca e gli aspetti da tenere in considerazione nella relativa negoziazione, fermo restando la libertà negoziale fra le parti.

I contratti di ricerca dovranno necessariamente prevedere: 

• l'indicazione delle parti;
• l'esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;
• la definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all’interno del contratto;
• l'indicazione chiara e dettagliata dell’oggetto e della natura della collaborazione;
• il regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background);
• il regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground);
• la disseminazione dei risultati;
• l'indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell’attuazione della collaborazione/ profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca;
• la definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalità e tempistica di pagamento, ecc);
• la definizione della proprietà dei risultati;
• la disciplina della riservatezza/ tutela della confidenzialità/disciplina degli obblighi e delle modalità di comunicazione dei risultati dell’attività di ricerca;
• la disciplina delle pubblicazioni;
• l'indicazione della durata;
• la disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).
   

Quanto, poi, agli aspetti da tenere in considerazioni le Linee Guida forniscono le seguenti raccomandazioni:

• soggetti coinvolti nell'attività di ricerca: è necessario individuare con precisione i profili dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca. Questo aspetto è rilevante anche ai fini della determinazione della titolarità e dei premi inventivi.
• natura della prestazione in relazione alla possibilità di ottenere la proprietà industriale: è necessario definire con esattezza la natura della prestazione e l’oggetto della stessa. In ragione del tipo di prestazione deve essere definito con esattezza il contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca nonché il risultato atteso da parte del soggetto finanziatore e dell’Ente.
• tutela della confidenzialità: deve essere presente una clausola sulla confidenzialità anche al fine di assicurare che le conoscenze pregresse (c.d. background)  e quanto conseguito con l'attività di ricerca (c.d. foreground) conservino la caratteristica di "segreti commerciali".
• regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background):  deve essere specificato che la collaborazione fra le parti, salvo la loro diversa volontà, non darà luogo all'instaurazione di rapporti di titolarità o di contitolarità del background. Se, però, in esito al compimento delle attività di ricerca, le conoscenze attese dovessero dipendere tecnicamente da un background appartenente all’Ente, sarà, invece, raccomandabile che il contratto di ricerca stabilisca le condizioni di accesso a tale background da parte del soggetto finanziatore, ad esempio mediante la previsione di una licenza. 
• regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground): le Linee Guida, tenendo conto degli interessi delle parti, prevedono diversi scenari alternativi di titolarità dei diritti di sfruttamento economico del foreground e cioè:

- la contitolarità dei risultati tra Ente e soggetto finanziatore. In tal caso, il contratto dovrà specificare a chi spetta l’onere di procedere al deposito della domanda di brevetto e sostenere i relativi costi. Sarà, inoltre, opportuno disciplinare lo sfruttamento della proprietà industriale, con particolare attenzione alle modalità di trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca a favore del soggetto finanziatore e ciò anche, quanto al caso di contitolarità, per evitare una contitolarità sine die dei diritti derivanti dal brevetto o potenziali contenziosi nella gestione delle invenzioni brevettate;

- la titolarità esclusiva dell’Ente. Di solito ciò accade quando il risultato inventivo è interamente conseguito dal ricercatore o dal gruppo di ricerca dell'Ente e l'Ente ha il vantaggio di trarre visibilità dall'attività di ricerca. In tale tipologia di contratto potrà comunque essere previsto il trasferimento della titolarità dei diritti di sfruttamento dell’invenzione in capo al soggetto finanziatore;

- la titolarità esclusiva del soggetto finanziatore. Di solito è prevista nei contratti aventi ad oggetto l'attività di servizio. In questo caso, sarà opportuno che le parti disciplinino la possibilità per l’Ente di utilizzare i dati derivanti dall’attività di servizio per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica, ovviamente senza che ciò comprometta la protezione del risultato dell’attività di ricerca commissionata.

• trasferimento della proprietà industriale: avviene mediante cessione delle domande di brevetto che l’Ente (da solo o in contitolarità con il soggetto finanziatore) potrà depositare o dei brevetti già concessi. Quando il contributo di background e di foreground dell’Ente è significativo e l’innovazione non può considerarsi come un semplice ampliamento delle conoscenze di background delle parti, potrebbe essere prevista a favore del soggetto finanziatore una cessione dei risultati oppure una licenza esclusiva. In questo caso, l'Ente riceverà un importo fisso o un canone tanto maggiore quanto maggiore sarà stato il suo apporto.
• disseminazione dei risultati della ricerca: anche in questo caso le Linee Guida cercano di bilanciare le differenti esigenze delle parti:  quelle del soggetto finanziatore, alla maggior riservatezza dei risultati  e quelle dell'Ente, alla maggiore diffusione degli stessi. I contratti dovranno, pertanto, prevedere clausole che regolamentino la possibilità per l'Ente di effettuare pubblicazioni scientifiche, prevedendo ad esempio la preventiva autorizzazione scritta da parte del soggetto finanziatore a tal fine e che il suo eventuale diniego sia motivato. Le parti potranno valutare se inserire nel contratto meccanismi di silenzio-assenso. In caso di autorizzazione, si potrà prevedere, poi, anche una citazione del soggetto finanziatore come promotore e finanziatore dell’iniziativa di ricerca. Qualora, invece, la richiesta/necessità di pubblicazione derivi da un’esigenza del soggetto finanziatore, si può prevedere che lo stesso si impegni a citare espressamente l’Ente con cui si è sviluppata la collaborazione.
   

Commento OC

L'adozione delle Linee Guida completa la riforma della proprietà industriale attuata con la legge 102 del 24 luglio 2023 ed è importante in quanto le Linee Guida, anche se fanno salva la libera negoziazione fra le parti, influenzeranno le future negoziazioni dei contratti di ricerca fra gli Enti ed i soggetti finanziatori, formalizzando peraltro una prassi contrattuale oggi presente presso gli Enti.